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Sedlik v. Von Drachenberg: El desafío al test de similitud sustancial del Noveno Circuito y el futuro de la infracción de copyright

19 de junio de 2026•

Resumen

El 9 de junio de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos concedió una rehearing en banc en el caso Sedlik v. Von Drachenberg (No. 24-3367), un hito procesal de excepcional rareza que amenaza con reconfigurar uno de los pilares doctrinales más controvertidos del derecho de autor estadounidense: el test bifásico «extrínseco-intrínseco» para determinar la similitud sustancial.

Este artículo ofrece un análisis exhaustivo del litigio, desde la creación de la icónica fotografía de Miles Davis por el fotógrafo Jeffrey Sedlik hasta la decisión del panel del Noveno Circuito que confirmó el veredicto del jurado a favor de la tatuadora Katherine Von Drachenberg, conocida como Kat Von D. Se examinan en profundidad las concurrencias de las juezas Wardlaw y Johnstone, que calificaron el test intrínseco como «distorsionador» del Copyright Act y «carente de estándares», así como la petición de Sedlik para que el tribunal en banc reemplace el marco vigente por un análisis objetivo único. El artículo analiza las implicaciones doctrinales, procesales y prácticas de una eventual reforma, situando el caso en el contexto más amplio de la evolución de la jurisprudencia de similitud sustancial —incluido su tratamiento en otros circuitos federales— y su impacto en fotógrafos, artistas visuales y creadores de obras derivadas.

Palabras clave: copyright, similitud sustancial, test extrínseco-intrínseco, Noveno Circuito, en banc, obras derivadas, tatuajes, fotografía, fair use.

1. Introducción

El derecho de autor estadounidense se fundamenta en la protección de las «obras originales de autoría fijadas en cualquier medio de expresión tangible» (17 U.S.C. § 102(a)). Sin embargo, la determinación de si una obra infringe los derechos exclusivos de otra —esto es, si existe una «similitud sustancial» entre la obra protegida y la supuestamente infractora— ha sido históricamente una de las cuestiones más complejas y litigiosas de la disciplina.

Esta dificultad se agudiza cuando las obras en conflicto pertenecen a medios expresivos diferentes —como una fotografía y un tatuaje—, cuando median procesos creativos de transformación y cuando el jurado, y no el juez, es el encargado de resolver la cuestión fáctica.

El Noveno Circuito, que abarca los estados de la costa oeste de Estados Unidos y es uno de los circuitos judiciales más influyentes en materia de propiedad intelectual, ha aplicado desde 1977 un test bifásico para evaluar la similitud sustancial. Este test, establecido en Sid & Marty Krofft Television Products Inc. v. McDonald’s Corp., 562 F.2d 1157 (9th Cir. 1977), exige que el demandante supere dos pruebas acumulativas:

El test «extrínseco»: que compara objetivamente los elementos protegibles de las obras.
El test «intrínseco»: que indaga si un observador razonable percibiría las obras como sustancialmente similares en su «concepto y sensación totales» (total concept and feel).

Este marco doctrinal ha sido objeto de críticas recurrentes durante décadas, pero nunca con la intensidad y el respaldo institucional que ha alcanzado en el caso Sedlik v. Von Drachenberg. El 2 de enero de 2026, un panel del Noveno Circuito confirmó el veredicto de un jurado que había declarado que el tatuaje de Miles Davis realizado por Kat Von D, así como su boceto preparatorio y varias publicaciones en redes sociales, no eran sustancialmente similares a la fotografía protegida de Sedlik.

Lo que convierte esta decisión en un hito jurisprudencial no es su holding, sino las dos concurrencias que lo acompañaron. Las juezas Kim McLane Wardlaw y Anthony D. Johnstone, aunque votaron a favor de la confirmación por respeto al precedente, dedicaron sus opiniones a desmantelar doctrinalmente el test intrínseco, calificándolo de subjetivo, carente de estándares, inconsistente con la Copyright Act y con la jurisprudencia de la Corte Suprema, y proponiendo su abolición.

El fotógrafo Sedlik, representado por el bufete Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, presentó el 17 de febrero de 2026 una petición de rehearing en banc ante la totalidad de los jueces del Noveno Circuito, solicitando que el tribunal reemplace el marco extrínseco-intrínseco por un análisis único y objetivo de similitud sustancial, centrado exclusivamente en los elementos protegibles. El 18 de febrero de 2026, el tribunal ordenó a los demandados presentar una respuesta, y el 9 de junio de 2026, la jueza presidenta Mary H. Murguía emitió la orden concediendo la rehearing en banc, vacando la opinión del panel y programando la deliberación plenaria.

2. Antecedentes fácticos y procesales

2.1 La fotografía de Miles Davis

En 1989, el fotógrafo profesional Jeffrey B. Sedlik capturó una imagen del legendario músico de jazz Miles Davis que se convertiría en una de las representaciones más reconocibles del artista. La fotografía, en blanco y negro, muestra a Davis con el índice levantado hacia sus labios en un gesto de «shh», con los dedos dispuestos de manera que sugieren notas musicales.

Sedlik no se limitó a presionar el obturador: dirigió la pose, la iluminación, el peinado, el vestuario y la expresión facial de Davis para lograr el efecto deseado. Posteriormente, registró la fotografía ante la Oficina de Copyright de Estados Unidos en 1994 y, desde entonces, ofrece licencias no exclusivas para su reproducción, distribución, exhibición y la elaboración de obras derivadas con fines comerciales y no comerciales.

2.2 El tatuaje de Kat Von D

Katherine Von Drachenberg, conocida profesionalmente como Kat Von D, es una tatuadora de renombre internacional que alcanzó la fama a través de programas de telerrealidad como Miami Ink y LA Ink. En 2017, Von Drachenberg creó un tatuaje de Miles Davis como regalo para un amigo que admiraba al músico.

Para ello, utilizó la fotografía de Sedlik como referencia, calco y plantilla, transfiriendo la imagen a la piel del cliente. Además del tatuaje final, Von Drachenberg realizó un boceto preparatorio y publicó en su cuenta de Instagram varias imágenes que documentaban el proceso de tatuaje, algunas de las cuales mostraban la fotografía de Sedlik en el fondo mientras trabajaba.

2.3 El litigio

Sedlik descubrió el tatuaje y las publicaciones en redes sociales y presentó una demanda por infracción de copyright contra Von Drachenberg, su sociedad Kat Von D, Inc., y su estudio High Voltage Tattoo, Inc., en el Tribunal de Distrito para el Distrito Central de California. La demanda alegaba que el tatuaje, el boceto y las publicaciones en redes sociales constituían copias no autorizadas, distribuciones, exhibiciones y obras derivadas de su fotografía protegida.

El caso llegó a juicio en enero de 2024. Sedlik había solicitado previamente sentencia sumaria, pero el tribunal de distrito la denegó al considerar que no había articulado con suficiente especificidad las similitudes entre las obras. El jurado, tras una semana de deliberaciones, emitió un veredicto de no infracción:

Cinco de las obras impugnadas: —el tatuaje, el boceto preparatorio, dos publicaciones de Instagram y una historia de Instagram— fueron declaradas no sustancialmente similares a la fotografía de Sedlik.
Cuatro obras adicionales: respecto de las cuales los demandados habían estipulado la similitud sustancial, fueron declaradas constitutivas de fair use.

Conviene precisar que ambas determinaciones operan en planos analíticos distintos. La similitud sustancial es el umbral mismo de la infracción: sin ella no existe copia jurídicamente relevante. El fair use, en cambio, es una defensa afirmativa regulada en el art. 107 del Copyright Act que presupone la existencia de copia y la justifica atendiendo a factores como el propósito del uso, la naturaleza de la obra, la cantidad utilizada y el efecto sobre el mercado potencial de la obra original.

Que el mismo jurado declarase cuatro obras simultáneamente «no necesitadas de defensa» (por estipulación de similitud) y «amparadas por fair use» ilustra la función complementaria —y no sustitutiva— de ambas doctrinas, y subraya por qué una eventual reforma del test de similitud sustancial no alteraría, por sí sola, el análisis de fair use aplicable a esas obras.

Sedlik presentó una moción renovada de sentencia como cuestión de derecho (renewed motion for judgment as a matter of law, al amparo de la Regla 50(b) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil), que fue denegada por el tribunal de distrito. Acto seguido, apeló ante el Noveno Circuito.

3. El marco doctrinal: el test extrínseco-intrínseco

3.1 Origen y estructura del test

Para comprender la trascendencia de Sedlik, es imprescindible examinar el marco doctrinal que el Noveno Circuito ha aplicado durante casi cincuenta años. El test bifásico de similitud sustancial se remonta a Sid & Marty Krofft Television Products Inc. v. McDonald’s Corp., 562 F.2d 1157 (9th Cir. 1977). Su estructura es acumulativa: el demandante debe superar ambas fases para demostrar la infracción.

El test extrínseco: Es una comparación objetiva de los elementos protegibles de las obras. En esta fase, el tribunal filtra los elementos no protegibles (ideas, hechos, escenas de uso obligado) y examina si los elementos protegibles restantes son sustancialmente similares. Este análisis puede apoyarse en prueba pericial y en disección analítica. Su naturaleza es predominantemente jurídica y, por tanto, corresponde al juez, aunque en la práctica puede ser sometido al jurado cuando existen cuestiones fácticas en disputa.
El test intrínseco: Por el contrario, es subjetivo y se reserva exclusivamente para el jurado (trier of fact). Pregunta si un observador razonable y ordinario percibiría las obras como sustancialmente similares en su «concepto y sensación totales» (total concept and feel). En esta fase no se admite disección analítica ni prueba pericial; el jurado debe confiar en su impresión holística de las obras.

3.2 Críticas doctrinales al test intrínseco

El test intrínseco ha sido objeto de críticas desde su propia creación. En Shaw v. Lindheim, 919 F.2d 1353 (9th Cir. 1990), el propio Noveno Circuito reconoció las dificultades que plantea. Sin embargo, las críticas se han intensificado en las últimas décadas por varias razones:

Inmunidad a la revisión judicial: La subjetividad del test intrínseco convierte una cuestión que debería ser predominantemente legal —la determinación de si existe infracción— en una cuestión fáctica prácticamente inflexible. Una vez que el caso llega al test intrínseco, el filtro de elementos no protegibles desaparece y el jurado puede basar su veredicto en impresiones holísticas que pueden no corresponder a ninguna expresión legalmente cognoscible.
Asimetría procesal: Mientras que los tribunales pueden revisar objetivamente las similitudes a través del test extrínseco, deben aceptar las determinaciones del jurado sobre impresiones subjetivas, incluso cuando estas parecen inconsistentes con la evidencia objetiva. Esta asimetría dificulta que los demandantes obtengan sentencia sumaria o juicio como cuestión de derecho.
Inconsistencia con la Copyright Act: La ley protege la expresión, no las ideas ni los conceptos (17 U.S.C. § 102(b)). El test del «concepto y sensación totales» invita al jurado a comparar precisamente aquello que la ley excluye de la protección, distorsionando el análisis final.

3.3 Perspectiva de derecho comparado: el tratamiento del test en otros circuitos

El propio Noveno Circuito constituye, en este punto, una excepción dentro del panorama federal. El Segundo Circuito —el otro gran polo de la jurisprudencia estadounidense en propiedad intelectual— articuló en Arnstein v. Porter, 154 F.2d 464 (2d Cir. 1946), una estructura en dos pasos analíticamente distinta: primero, la copia fáctica (que admite prueba pericial); segundo, la «apropiación indebida» (improper appropriation), reservada al «observador ordinario».

Pero, a diferencia del Noveno Circuito, el Segundo Circuito nunca bifurcó el segundo paso en dos fases adicionales. El juez Learned Hand consolidó el criterio en Peter Pan Fabrics, Inc. v. Martin Weiner Corp., 274 F.2d 487 (2d Cir. 1960), formulando el test del «observador ordinario» como una comparación holística única que opera después del filtrado de elementos no protegibles, no como un segundo nivel de revisión inmune a dicho filtrado.

Esta divergencia se acentuó con Computer Associates International, Inc. v. Altai, Inc., 982 F.2d 693 (2d Cir. 1992), que introdujo el test de «abstracción-filtración-comparación» para obras complejas como el software, adoptado posteriormente por los Circuitos Primero, Décimo y Undécimo. Bajo este marco, la filtración de elementos no protegibles es la última operación analítica antes de la comparación final, sin que exista una fase intrínseca separada. La petición de Sedlik invoca precisamente esta convergencia mayoritaria.

4. La decisión del panel del Noveno Circuito

4.1 El holding del panel

El 2 de enero de 2026, el panel del Noveno Circuito —integrado por las juezas Kim McLane Wardlaw y Anthony D. Johnstone, y el juez Salvador Mendoza, Jr.— emitió una opinión per curiam confirmando el veredicto del jurado. El tribunal sostuvo que la denegación de la sentencia sumaria no era revisable después de un juicio completo, y que Sedlik no había demostrado que el veredicto del jurado careciera de sustento probatorio.

El panel aplicó el test intrínseco tal como lo había hecho el jurado. Al haber encontrado este que no existía similitud intrínseca entre la fotografía de Sedlik y las expresiones de Von Drachenberg, el panel declaró que no podía «suplantar la interpretación subjetiva del jurado con la nuestra» y que, por tanto, no era necesario llegar al test extrínseco.

4.2 Las concurrencias: el verdadero significado de Sedlik

Lo que convierte a Sedlik en un caso trascendente son las concurrencias de las juezas Wardlaw y Johnstone. Ambas coincidieron en que el precedente obligaba a la confirmación, pero escribieron por separado para dejar constancia de su profundo desacuerdo con el marco doctrinal vigente.

La jueza Wardlaw, en una concurrencia de 15 páginas, calificó el test intrínseco como:

«una anomalía doctrinal que distorsiona el análisis de infracción y convierte la protección del copyright en un concurso de impresiones subjetivas».

Wardlaw argumentó que el test intrínseco no tiene base en el texto de la ley y que su aplicación permite que los jurados basen sus veredictos en elementos no protegibles, como ideas y conceptos. Citando a la Corte Suprema en Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991), recordó que el copyright protege la originalidad y no la mera laboriosidad.

La jueza Johnstone, por su parte, destacó que el test intrínseco se aparta de la formulación tradicional del «observador ordinario» consolidada en la jurisprudencia federal. Señaló que dicho criterio —articulado tempranamente en Fleischer Studios, Inc. v. Ralph A. Freundlich, Inc., 73 F.2d 276 (2d Cir. 1934)— se refería a un observador que compara los elementos protegibles de las obras, no a un observador que emite un juicio holístico subjetivo sobre sensaciones abstractas. Ambas juezas invitaron explícitamente al tribunal en pleno a reconsiderar el precedente.

5. La petición de rehearing en banc y los argumentos de Sedlik

El 17 de febrero de 2026, el fotógrafo Jeffrey Sedlik presentó su petición de rehearing en banc. La solicitud planteaba una clara necesidad institucional: abandonar el test intrínseco y adoptar un análisis único y objetivo de similitud sustancial, centrado exclusivamente en los elementos protegibles de la obra.

5.1 La ausencia de base estatutaria

El primer argumento de Sedlik es que el test intrínseco carece de apoyo en el texto de la Copyright Act de 1976. El artículo 17 U.S.C. § 106 otorga al titular del copyright derechos exclusivos de reproducción, distribución y exhibición. Ninguna de estas disposiciones menciona el «concepto y sensación totales» ni autoriza a delegar en el jurado un juicio basado en impresiones puramente subjetivas. El test permite al jurado declarar no infractora una obra que copia elementos protegibles simplemente porque percibe que las obras evocan una "sensación" diferente.

5.2 La inconsistencia con la jurisprudencia de la Corte Suprema

Sedlik invoca la jurisprudencia del máximo tribunal para demostrar que el test intrínseco es insostenible. En Feist, la Corte Suprema estableció que el copyright protege la originalidad y que los hechos no son protegibles; el test intrínseco contradice este principio al integrar elementos no protegibles en el análisis. Asimismo, cita Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp., 539 U.S. 23 (2003), donde se advirtió contra la expansión del copyright más allá de los límites establecidos por el Congreso.

5.3 La rareza de la rehearing en banc

La concesión de la rehearing en banc por parte del Noveno Circuito es, en sí misma, un indicador de la importancia del caso. Según datos del tribunal, en 2024 se recibieron 625 peticiones de rehearing en banc, de las cuales solo 29 fueron votadas y únicamente 9 fueron concedidas. El tribunal reserva esta designación para aquellos casos que indican una clara división con otros circuitos o que conllevan un impacto sistémico severo.

El 18 de febrero de 2026, el tribunal ordenó a los demandados presentar una respuesta a la petición de Sedlik, un paso inusualmente raro. El Noveno Circuito solo concedió rehearing en banc en dos de los siete casos anteriores desde 2004 hasta 2025 en los que emitió órdenes de respuesta similares.

6. La respuesta de los demandados y la orden de rehearing

El 10 de marzo de 2026, los demandados presentaron su respuesta defendiendo el test intrínseco como una herramienta necesaria para que el jurado evalúe la impresión global de las obras. Argumentaron que la decisión del panel era correcta y no merecía revisión.

Sin embargo, el 9 de junio de 2026, la jueza presidenta Mary H. Murguía emitió la orden concediendo la rehearing en banc, vacando la opinión del panel y programando la deliberación plenaria. Al vacar la opinión anterior, el tribunal en banc deja sin efecto el precedente inmediato y abre la puerta a una reconsideración completa del marco doctrinal.

7. Implicaciones doctrinales y prácticas

7.1 Posibles escenarios tras la rehearing en banc

El tribunal en banc del Noveno Circuito tiene tres opciones principales ante sí:

Confirmar el test actual: Opción poco probable dadas las duras críticas expresadas por los propios integrantes del panel y la excepcional concesión de la revisión plenaria.
Modificar el test intrínseco: Por ejemplo, limitando su aplicación a ciertos tipos de obras o estableciendo directrices más estrictas de control judicial para evitar la subjetividad absoluta.
Adoptar un análisis único y objetivo: Abandonar por completo la fase intrínseca y alinearse con el Segundo Circuito y la mayoría de los circuitos federales, manteniendo la filtración de elementos no protegibles de principio a fin del litigio.

7.2 Impacto en los fotógrafos y creadores visuales

La fotografía es una de las formas de expresión más vulnerables a la infracción de copyright, al ser fácilmente adaptable a otros medios. El test intrínseco ha dificultado la defensa jurídica de estas obras cuando la copia se traslada a soportes distintos. La Asociación de Fotógrafos de Medios de Estados Unidos (ASMP) apoyó activamente a Sedlik mediante un escrito de amicus curiae, argumentando que el test actual perjudica gravemente a los creadores visuales.

7.3 Impacto en la industria del tatuaje

Los tatuadores a menudo utilizan fotografías y elementos visuales ajenos como referencia para sus diseños. Hasta ahora, la industria ha operado en un área gris legal con muy pocos casos judicializados. Un estándar de infracción más objetivo podría obligar a la industria del tatuaje a adoptar protocolos más estrictos de licenciamiento y autorizaciones comerciales explícitas.

7.4 El riesgo de una reforma mal calibrada

Si el tribunal adopta un análisis puramente fragmentado u objetivo, podría desplazar excesivamente el centro de gravedad del litigio hacia los jueces de primera instancia, restando importancia a la percepción del jurado. Esto podría complicar la resolución en obras artísticas complejas (como películas o composiciones musicales), donde la impresión holística y la experiencia estética forman una parte sustancial de la identidad de la obra.

8. Conclusión

Sedlik v. Von Drachenberg es mucho más que un litigio sobre un tatuaje de Miles Davis; es un caso que redefine el papel del jurado en los litigios de propiedad intelectual en la era moderna. Las concurrencias de las juezas Wardlaw y Johnstone han roto un statu quo de casi cincuenta años y la comunidad jurídica global observa con atención el resultado.

💡 Recomendaciones operativas: Mientras se resuelve la rehearing en banc, los litigantes con casos pendientes en el Noveno Circuito deben preservar argumentación alternativa bajo ambos estándares para evitar la indefensión ante un cambio sobrevenido de doctrina. Los fotógrafos deben documentar rigurosamente los elementos expresivos concretos copiados (composición, iluminación, pose), mientras que los tatuadores y diseñadores derivados deberían formalizar protocolos preventivos de licenciamiento y transformación documental. Los despachos deben considerar que la opinión original del panel carece actualmente de valor de precedente al haber sido formalmente vacada.

Referencias

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[3] Johnstone, A. D. (2026). Concurring opinion, Sedlik v. Von Drachenberg, No. 24-3367 (9th Cir. Jan. 2, 2026).
[4] Petition for Rehearing En Banc, Sedlik v. Von Drachenberg, No. 24-3367 (9th Cir. Feb. 17, 2026) (Doc. 100).
[5] Order to File Response to Petition for Rehearing En Banc, Sedlik v. Von Drachenberg, No. 24-3367 (9th Cir. Feb. 18, 2026) (Doc. 101).
[6] Maddrey, T. (2026, June 10). Rare full court rehearing granted in copyright case against Kat Von D's Miles Davis tattoo. PetaPixel.
[7] Order Granting En Banc Rehearing, Sedlik v. Von Drachenberg, No. 24-3367 (9th Cir. Jun. 9, 2026).
[8] Complaint, Sedlik v. Von Drachenberg, No. 2:21-cv-01102 (C.D. Cal. Feb. 7, 2021).
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[10] Bloomberg Law. (2026, February 19). Ninth Circuit tells Kat Von D to address copyright rehearing bid. Bloomberg Law.
[11] Sedlik v. Von Drachenberg, No. 2:21-cv-01102 (C.D. Cal. filed Feb. 7, 2021).
[12] Amended Complaint, Sedlik v. Von Drachenberg, No. 2:21-cv-01102 (C.D. Cal. 2021).
[13] Sid & Marty Krofft Television Products Inc. v. McDonald’s Corp., 562 F.2d 1157 (9th Cir. 1977).
[14] American Legal Blogger. (2026, March 5). Total concept, total confusion?: Miles Davis, a tattoo, and rethinking the Ninth Circuit's extrinsic-intrinsic test. American Legal Blogger.
[15] Post Judgment Form, Sedlik v. Von Drachenberg, No. 24-3367 (9th Cir. Jan. 2, 2026) (Doc. 94, Att. 2).
[16] The Brand Protection Blog. (2026, January 23). Bye bye intrinsic test? Substantial similarity in Sedlik v. Von Drachenberg. Lexology.
[17] Response to Petition for Rehearing En Banc, Sedlik v. Von Drachenberg, No. 24-3367 (9th Cir. Mar. 10, 2026) (Doc. 103).
[18] Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991).
[19] Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp., 539 U.S. 23 (2003).
[20] Shaw v. Lindheim, 919 F.2d 1353 (9th Cir. 1990).
[21] Fleischer Studios, Inc. v. Ralph A. Freundlich, Inc., 73 F.2d 276 (2d Cir. 1934).
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[26] Arnstein v. Porter, 154 F.2d 464 (2d Cir. 1946).
[27] Peter Pan Fabrics, Inc. v. Martin Weiner Corp., 274 F.2d 487 (2d Cir. 1960).
[28] Computer Associates International, Inc. v. Altai, Inc., 982 F.2d 693 (2d Cir. 1992).